中国专利一案双申情况研究

中国专利一案双申情况研究

陈军委

（国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心,天津 300300）

摘要：本文针对知识产权保护现状中普遍存在的专利一案双申情况，通过介绍中国的科技创新在知识产权领域的保护情况以及专利申请的现状，探寻专利相关法关于重复授权的立法起源以及修改情况，之后通过多个实际案例讨论常见的专利法第九条的适用情形。

关键词：专利法；一案双申；法条修改；案例

1. 引言

在当今世界，科学技术是重要性不言而喻，而科技的创新就离不开发明创造。想要有效的保护知识产权，一个主要的手段就是申请专利，而获得专利权就能够通过法律武器保护自己的创新成果。在实际生产生活中，专利的重要性不言而喻，一家公司想要掌握核心竞争力，其持有的有效专利数量以及重要专利的价值高低就是一大关键指标，而竞争对手可以进行技术规避、甚至可以通过诉讼、无效宣告来进行专利攻防。

2. 立法起源

1985年4月1日正式施行的中国专利法明确规定，其保护对象分为外观设计、实用新型和发明。发明专利权保护期限为二十年，实用新型专利保护期限为十年，实用新型专利制度仅在部分国家或地区实行，例如英国、欧专局并没有实用新型专利。

图1为近十年中国实用新型专利和发明专利年授权量对比情况。可见近十年来，中国实用新型专利和发明专利年授权量均整体呈现稳步增长态势，实用新型专利年授权量大于发明专利年授权量，约为后者的三至五倍。

图1中国实用新型和发明专利年授权量（单位：万件）

在每年大量的专利申请数据中，有一个常见的情况就是，相同的保护范围，既有一件实用新型申请，又有一件发明申请，即一案双申情况。这个要追溯到上个世纪八九十年代，因为我国对实用新型采用初步审查制度，审查速度较快，能够在较快的时间内获得授权。但实用新型专利权保护范围并不稳定。而发明申请通过实质审查，发明专利的保护范围相对较为稳定，保护期限也长达二十年，受重视程度更高。当时，中国每年受理的专利申请数量与日俱增，而审查相关的人力、物力资源相对不足，导致发明专利的审查出现了积压情况，申请人的发明创造迟迟无法进入实质审查，更无法早日获得授予专利权。这种现象随着时间的推移，甚至有加重的倾向。

在1995年，专利主管部门制定了一项新的规定，使得同一申请人可以针对同样的发明创造既申请实用新型专利，又能申请发明专利，申请的时间可以在同日或者是先后申请。这样，申请人的实用新型专利申请由于审批速度快，可以在较早的获得专利权保护，申请人仅需要等待发明专利申请进入实质审查，并最终获得发明专利权。该件发明创造的技术方案能够获得专利法提供的二十年最长保护期限，申请人无需担心其核心专利无法及时获得长时间的法律保护。

3. 重复授权相关法条的修改情况

这种做法有其优点，但产生了一些不利的情况。其中就可能使得已经成为现有技术的专利再次得到授权。例如北京市高级人民法院2005年的一个判例中，申请人甲在1991年2月7日提出了一件实用新型专利申请。该实用新型专利申请于1992年2月26日获得授权。在实用新型授权前，甲又于1992年2月22日又提出了一件同样的发明专利申请。该发明专利申请于1999年10月13日获得授权。然而该发明申请在获得授权之前，前述实用新型专利权已经在1999年2月8日终止。

请求人乙以甲获得的两项专利权构成重复授权为理由，请求无效该发明专利权。先后经复审委以及北京一中院审理，均未获成功。之后乙上诉到北京市高级人民法院，经审理后认定甲的实用新型专利权终止之后，该项技术由于专利权终止进入了公有领域，已经属于现有技术，而如果再次将该件发明创造授权，相当于将属于现有技术的技术方案再次授权，构成了重复授权。因此北京市高级人民法院推翻了复审委以及北京一中院的决定。

为了消除前述例外规定存在的一些不合理情况，2010年修订的《专利法实施细则》第四十一条对前述例外规定进行了进一步的完善。相关的条款中具体明确了：“对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的主体必须是同一申请人，申请时间必须为“在同日（指申请日）”，申请时必要行为“应当在申请时在发明专利申请和实用新型申请中分别作出同日申请的说明”；否则“未作说明的，只能授予一项专利权”。

修改后的《专利法实施细则》规定“同日提出”的前提条件，而且仅指申请日。这样的话，实用新型和发明专利的起算日均为申请日，专利保护期限的上限即为二十年。而原先的规则将会使该件发明创造就实质上获得了超过二十年的保护期限，这种漏洞使得法律明文规定的发明创造的专利保护期限失去了公平性。

在当下，对于发明创造的技术方案不局限于对产品形状、构造或者产品形状与构造相结合而所提出的适于实用的新的技术方案时，例如还包括对材料组分、使用方法、制造方法等技术方案，可以对前者同日申请实用新型又申请发明专利，对材料组分、使用方法、制造方法等技术方案独立申请发明专利。尤其是申请人并不迫切需要实用新型专利权的，而是希望尽快获得发明专利权的发明创造，那就应该首先对材料组分、使用方法、制造方法等技术方案独立申请发明专利，剩下的产品、装置权利要求再考虑是否需要一案双审。这样可以更好地满足申请人的保护力度和迫切性需求。

4. 具体案例

通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，我们需要核实以下几个关键点：第一，是否为同一申请人；第二，是否是同日(仅指申请日)；第三，是否作出分别说明；第四，专利权是否处于维持状态；第五，放弃专利权声明是否合格。

例如，实用新型专利权已转让他人，本申请的申请人可以选择与专利的专利权人进行协商，由实用新型现在的专利权人提出放弃专利权声明，也可以避免重复授权。

 “通过放弃实用新型专利权避免重复授权”对于申请日的要求是“同日(仅指申请日)”，不包含优先权日。

申请时分别做出说明的是指在发明专利请求书和实用新型专利请求书中均勾选同日申请。申请时分别做出说明是申请人应尽的义务，否则将不能通过放弃实用新型专利权避免重复授权。即使申请日之后补交说明，也不予接受。

某申请人提交了放弃专利权声明，但是错误勾选了“根据专利法第四十四条第一款第二项的规定”。由于符合主动放弃的规定，实用新型审查部门将发出手续合格通知书，这将直接导致新型失效。

新型专利权处于等年费滞纳金的非正常状态或者实用新型专利权由于未按时缴费导致实用新型专利权处于等恢复的非正常状态，申请人需先补缴恢复费、年费、滞纳金等费用。

5. 结论

随着中国科技实力、创新水平的显著提升，我国的实用新型专利、发明专利申请量也将持续增长。知识产权的保护力度不断提升，专利相关法在不断地修改，专利的审查模式也在不断创新。专利撰写人员、审查员需要根据不同情形总结相应的处理方式。专利审查与保护是与国家经济、科技战略相协同发展的，需要不断与时俱进、深化改革创新，中国的知识产权事业才能蓬勃向上发展。