关于欧洲发明专利的异议程序

关于欧洲发明专利的异议程序

于萍

北京清亦华知识产权代理事务所

在全球化的市场竞争中，知识产权尤其是专利是科技型企业的矛和盾。为了获得优势地位，企业之间在专利领域的竞争异常激烈。以中国企业为例，当其进入海外市场时，常会遇到被诉专利侵权的问题。解决该问题的一个办法是，挑战专利的稳定性。鉴于不同国家、地区的法律实践不尽相同，本文仅对挑战欧洲发明专利稳定性的方法之一进行简要的说明。

众所周知，根据中国专利法的规定，任何人均可以通过无效宣告请求程序请求宣告授权专利无效。那么，对于欧洲发明专利，如何挑战授权专利的稳定性呢？

一种途径是，公众依据欧洲发明专利的各个生效国国内法规定，在各个生效国分别提出无效请求。但该途径需要分别在各个国家进行无效，费用较高，不是最佳的方法。相比之下，采用欧洲专利公约规定的异议程序对授权发明专利的稳定性发起挑战，则对请求人更为有利。以下是对该异议程序的简要介绍。

另外，欧洲异议程序和中国的无效宣告请求程序有诸多不同之处，在本文中仅对其重要的区别点进行简要对比。

一、异议程序的含义

欧洲专利公约和其实施细则均没有给出“异议”的定义。根据欧专局审查指南D部分第1章第1节的规定，公众可以基于欧洲专利公约第100条提到的一个或多个理由对授权欧洲发明专利提出异议，异议是任何人（但不包括专利所有人）获得对错误授权专利的限制或撤销的手段。

二、对哪些发明专利可以提出异议

除了可以对仍然有效的发明专利提起异议外，即使一项欧洲发明专利在所有指定的缔约国均被放弃或失效，仍然可以对该发明专利提起异议。只不过，对这类特殊发明专利提起异议时，欧专局会向异议请求人发出告知其该发明专利已被放弃或失效的通知，如果异议请求人在两个月内递交继续进行的请求，则该异议程序将会继续。

相比之下，即使中国无效宣告请求人针对已被放弃或失效的专利提出异议，专利局也不会特意发出通知告知请求人该专利的特殊状态，而是和有效专利采用相同的程序。

三、谁可以提出异议

如前述，除了专利所有人之外的其他人均可以提出异议。

相比之下，中国专利法或实施细则等均没有将专利权人排除在无效请求人的范围之外。

四、什么时间提起异议

根据欧洲专利公约第99条第1款规定，欧洲发明专利授权公告日起9个月内，任何人（不包括专利所有人）均可以向欧专局针对欧洲发明专利提起异议。

另外，根据欧洲专利公约第105条的规定，如果第三方可以证明：

(a)它处于被异议发明专利的被诉侵权方；或者

(b)在发明专利所有人请求停止侵权程序后，第三方已经提起诉讼请求裁定其并不侵权的；

该第三方可以参加异议程序，即使此时已过了异议期。

相比之下，中国专利法或实施细则均没有对提出无效宣告请求的时间进行限制，即请求人可以在授权后的任意时间提出无效宣告请求。

五、异议所依据的理由

根据欧洲专利公约第100条规定，对欧洲发明专利提出异议的理由包括：

(a) 欧洲专利的主题不具备 A. 52-57 EPC 所规定的可专利性（即属于被排除授权的主题，或不满足新颖性、创造性、工业实用性）；

(b) 发明专利没有清楚、完全地披露发明，以至于本领域技术人员无法实施它；

(c) 发明专利的主题超出原始提交的申请文件的内容；当发明专利基于分案申请或“违法获得”情况下受侵犯人重新提交的发明专利申请时，发明专利的主题超出在先申请原始提交文件的内容。

相比之下，根据中国专利法的规定，无效宣告请求的理由较多，比如，可以以权利要求得不到说明书的支持等理由提出无效宣告请求。

六、异议的形式审查

异议应该以书面形式提出，包括被异议发明专利的基本信息，异议所依据的理由和证据。如果异议请求不符合欧洲专利公约第99条第1款的规定，或欧洲专利公约实施细则第76条2(c)的规定，或异议分部不能识别该异议针对的发明专利，该异议将被拒绝，除非在异议期内该问题被解决。该拒绝通知将会连同异议请求一起发送发明专利所有人。如果有其他问题，则指定时间另起解决。

如果在异议程序中，第三方提供证据证明其发起了对抗发明专利所有人的程序，则异议程序应该暂停，除非该第三方同意该异议继续进行；但是，异议分部已经决定该异议可被接受的不应该暂停。

七、审查人员构成

根据欧洲专利公约第19条的规定，由异议分部进行异议审查。异议分部应组建三个审查员对异议进行审查，其中至少两个审查员未参与被异议发明专利的授权阶段。参加过被异议发明专利授权阶段的审查员不能作为主席。如果异议分部认为有必要，可以增加未参与过授权阶段的审查员。当票数相等时，主席的投票是决定性的。

而在中国，无效宣告请求的审查由专利复审委员会成员组成合议组进行，合议组成员一般不包括曾参与专利授权阶段的审查员。

八、转文要求

根据欧洲专利公约实施细则第79条的规定，异议分部应该将异议通知转达给发明专利所有人，并给发明专利所有人提供意见陈述和修改说明书、权利要求和附图的机会。

如果多个异议被提出，异议分部应该同时将异议转达给发明专利所有人和其他请求者（Rule 79 Preparation of the examination of the opposition (1) The Opposition pision shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified. (2) several notices of opposition have been filed, the Opposition pision shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1）。

异议分部应该将发明专利所有人的意见陈述和修改转达给其他各方，并要求他们回复。

在中国，如果多个请求人同时对同一件专利提出无效宣告请求，合议组会分别审理，不允许各个请求人之间互相合作、互通有无。

九、发明专利所有人的修改机会

根据欧洲专利公约实施细则第80条的规定，发明专利所有人可以对说明书、权利要求书和附图进行修改，只要该修改是为了克服欧洲专利公约第100条规定的理由即可，即使该理由没有被异议请求人提出。

相比之下，中国专利法或实施细则等对专利权人修改的限制较多，通常不允许修改说明书和说明书附图，对权利要求的修改也只限于合并式修改、删除式修改、技术特征进一步限定等，不允许将说明书中的内容加入到权利要求中。

十、实质审查

如果异议分部认为至少一个理由成立，其应该撤销该发明专利。

如果异议分部认为，如果经过发明专利所有人的修改，该发明专利满足欧洲专利公约的要求，则其应该在修改的基础上维持该发明专利。如果异议分部作出维持该发明专利的决定，应该转达给各方，并要求他们如果不同意该维持决定则在两个月内提交意见陈述。如果有一方不同意该决定，则审查将继续（Rule 82 Maintenance of the European patent in amended form (1) Before the Opposition pision decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text. (2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition pision, examination of the opposition may be continued）。

如果异议分部认为，如果经过发明专利所有人的修改，该发明专利仍不满足欧洲专利公约的要求，则其应该撤销该发明专利。

另外，根据欧洲专利公约实施细则第81条的规定，即使未被异议者引入的理由，异议分部也可以主动审查（Rule 81 Examination of opposition (1) The Opposition pision shall examine those grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition pision of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent）。

相比之下，如果中国专利复审委合议组认为被请求无效的专利应该被维持或者被无效，其不会给请求人或专利权人申辩的机会，而是直接作出无效决定。如果无效请求人或专利权人认为合议组的决定有误，只能向北京知识产权法院提起行政诉讼。

十一、效力及例外

被撤销或者限制的欧洲发明专利被视为自始不存在。

如果第三方在某些指定缔约国代替了在先的发明专利所有人，那么在异议程序中被维持的发明专利在这些缔约国可以具有不同于其他缔约国的权利要求、说明书和附图。

本文对欧洲专利公约和其实施细则等规定的异议程序进行了简要的介绍，详细的流程及要求等还需要进一步参照欧洲专利局审查指南的规定进行。另外，还将中国的专利无效程序和欧洲的异议程序的主要不同之处进行了对比。希望可以对中国的科技企业、尤其是走向欧洲市场的科技企业有所帮助，在激烈的市场竞争中能够以法律工具保护自己，避免进入海外市场的产品被诉侵权而使企业陷入被动。

参考文献：

中国专利法

中国专利法实施细则

中国专利法审查指南

欧洲专利公约

欧洲专利公约实施细则

欧洲专利局审查指南