同样的发明创造在侵权诉讼过程中的思考

同样的发明创造在侵权诉讼过程中的思考

付奕昌

（广州嘉权专利商标师事务所有限公司，广东，广州，510000）

摘要：同样的发明创造只能授予一项专利权。本文通过实际的诉讼案例，结合专利法的立法宗旨的角度，引发笔者对现行专利审查体系下“同样的发明创造”的规定处理是否恰当的思考。

关键词：同样的发明创造；同日申请；侵害专利权纠纷；立法宗旨；

一、同样的发明创造的理解

“同样的发明创造”在我国专利法体系中是极其重要的概念，由其反映的是世界各国专利制度中最重要、最基本的原则之一“禁止重复授权原则”，正如专利法第九条规定的：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

那么如何判断不同的发明创造之间是否属于“同样的发明创造”呢？目前，专利审查体系中已确定的观点是：不同的发明创造之间比较的对象是权利要求书，而非专利文件之间比较，即使说明书的内容完全相同，只要权利要求书的内容不同，界定的保护范围虽然存在重叠，甚至大部分重叠，也是不属于“同样的发明创造”。

如《专利审查指南（2010）》第二部分第三章规定，对同样的发明创造的处理中所指出的：同样的发明创造是指两件或两件以上的申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求；判断时，一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求的保护范围相同，应当认定为它们是同样的发明创造；应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

现行专利审查体系下，同一申请人对一项技术方案既申请发明专利又申请实用新型专利，即同日申请，在符合修改规则下，两项专利申请均可以获得授权，这是专利申请中常见的情形，下面结合一个实际专利侵权案例进行探讨分析，现行专利审查体系中对同样的发明创造的判断处理方式是否恰当。

二、案例分析

笔者曾代理过既申请发明专利又申请实用新型专利的同日申请案件，实用新型专利已于2014年8月20日授权，发明专利在实质审查过程中，权利要求经过修改，于2016年8月17日也得到授权。

其中，发明专利的权利要求1为：

弹簧钢丝加热绕制及冷却传送装置，包括有卷簧机、加热机构和弹簧冷却输送机构，其特征是：所述的弹簧冷却输送机构包含有一环形输送机构，在环形输送机构上装有若干个磁性吸块，所述的加热机构至少包括有两个以上安装在钢丝上的电极加热装置，该电极加热装置包括有一底座，底座上设置有一个或多个用于输送钢丝的导线轮、导线轮上设有弹性压紧装置，弹性压紧装置下端连接有与钢丝保持持续贴紧的电极触头，并在两个底座上的电极触头之间分别接入电源与钢丝形成回路。

实用新型专利的权利要求7为：

弹簧钢丝加热绕制及冷却传送装置，包括有卷簧机、加热机构和弹簧冷却输送机构，其特征是：所述的弹簧冷却输送机构包含有一环形输送机构，在环形输送机构上装有若干个磁性吸块，所述的加热机构至少包括有两个或以上安装在钢丝上的电极加热装置，该电极加热装置包括有一底座，底座上设置有一个或多个用于输送钢丝的导线轮、导线轮上设有一个或以上的弹性压紧装置，弹性压紧装置下设有与钢丝保持持续贴紧的电极触头，并在两个底座上的电极触头之间分别接入电源与钢丝形成回路。

将发明专利的权利要求1与实用新型的权利要求7相比，可知两者其他文字记载部分基本相同，只有一处限定的保护范围存在些许区别，实用新型的权利要求7限定为“弹性压紧装置下设有”，而发明的权利要求1限定为“弹性压紧装置下端连接有”，实质审查发明修改过程中，审查员给出的审查意见是“下设有”相对于“下端连接有”的保护范围更大（下设有还包括下方设有的情形），换言之，发明专利的保护范围是实用新型专利的保护范围的一部分，发明专利的保护范围是实用新型保护范围的一个子集。

根据现行专利审查体系的处理方式，两件专利不属于同样的发明创造，两件专利得到授权似乎并不存在任何问题，符合专利申请授权条件。

针对上述同日申请的发明专利和实用新型专利，请求人于2017年11月02日提起无效宣告请求，其中一个无效理由是，涉案发明专利的权利要求1和实用新型专利的权利要求7不符合专利法第9条的规定，违反了禁止重复授权原则。

请求人认为实用新型权利要求7的中限定“下设有”的保护范围不清楚，根据专利法第五十九条的规定：发明和实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，由于发明专利和实用新型专利的说明书及附图是完全相同的，说明书及附图仅仅给出了“下端连接有”的一个实施例，因此，实用新型中“下设有”实际就是指“下端连接有”的意思，从而实用新型的权利要求7与发明的权利要求1请求的保护范围是实质相同的。

当然，专利权人是主张并强调“下设有”和“下端连接有”文字限定含义不同，“下设有”是包括“下端连接有”的情形的，实用新型权利要求7的保护范围实际上是涵盖了发明权1的保护范围，两者保护范围不同。

最后，上述同日申请的发明专利和实用新型专利是由于“创造性”问题被专利复审委员会宣告全部无效，对其中涉及是否属于同样的发明创造、是否符合专利法第九条的问题，并没有展开讨论。

但是笔者认为，上述发明专利和实用新型专利仍然是存在专利法第九条规定的禁止重复授权的问题，至少在两者重叠范围内的“下端连接有”这么一个权利要求请求保护的技术方案是存在重复授权嫌疑。

现行专利审查体系只考虑区分两件专利之间保护范围是否相同，以是否相同来判定是否同样的发明创造，相同的保护范围才是相同的发明创造，不同的保护范围便是不同的发明创造，然而，不同的保护范围实际具有两层含义，一种是两者保护范围不存在重叠，另外一种保护范围存在部分重叠。

毫无异议的是，不存在重叠的保护范围，是两种完全不同的技术方案，自然是不属于同样的发明创造。那么两者保护范围存在重叠，甚至是绝大部分重叠，仍然认定为“同样的发明创造”是否妥当，笔者对此存在不同意见。

专利法的立法宗旨是保护、鼓励发明创造，即授予专利权予以保护发明人的发明创造，使其在市场竞争中具有优势地位。一项发明创造之所以授予专利权予以保护，是由于该发明创造对现有技术作出了突出的技术贡献并达到授权标准。

上述同日申请案件中，可以明显看出，发明和实用新型专利属于重叠范围内的技术方案，即“下端连接有”的技术方案，分别授予了发明和实用新型两项专利权予以分别保护，但是，发明人对现有技术只是作出一项实质技术贡献，属于重叠范围内的技术方案却能够被分别授予发明和实用新型两项专利权保护，赋予两项权利予以保护，显然不合理，也与专利法的本意“一项发明创造一项权利保护”的原则相违背的。

更重要的是，重叠范围内的技术方案均能通过发明专利和实用新型两项专利分别保护，对社会公众利益也造成不公平。

事实上，上述同日申请的发明专利和实用新型两项专利也分别发生过侵害专利权纠纷，作为原告的专利权人分别以发明专利和实用新型专利两项专利对同一个被诉产品进行起诉，两件专利分别均索赔100万，被诉产品实际上只使用了“下端连接有”这么一个技术方案，却离奇地落在“下设有”和“下端连接有”两项专利的保护范围内，即一个专利权人通过具有包含关系的两项专利来指控同一个被诉产品，被控侵权人即便只是采用一个技术方案，竟然要针对两项专利、两个侵权案件分别赔偿，由此造成的结果是，权利人为制止侵权行为而提起的诉讼活动获得两次赔偿，两次赔偿极有可能高于权利人的实际损失，这显然与专利侵权赔偿的填平原则相违背。

虽然，现有司法审判实践中，部分法院可能会酌情考虑两项专利关联情况，在两项专利的赔偿数额上分别酌情降低，尽可能避免权利人获得“两次”赔偿，如（2015）粤知法专民初字第1087、1088号案件，作出以下认定：（2015）粤知法专民初字第1087号案与（2015）粤知法专民初字第1088号案的权利人相同，请求保护的两项专利的保护范围存在重合；两案的被告相同，两案的被诉产品实为同一产品。综合分析，两案属被告同一行为侵害原告两项关联的专利权，应进行统筹确定。最终，（2015）粤知法专民初字第1087号案，原告索赔25万元，法院判赔15万；（2015）粤知法专民初字第1088号案，原告索赔25万元，法院判赔10万。针对同一个侵权行为，法院作出不同的损失赔偿，对权利人和被诉侵权人双方进行平衡。

但是，没有可行参考、指导标准的话，法官则以自由裁量方式进行甄别判断，难免造成不公平，而且，两项专利保护范围重叠程度、关联程度的判断也无疑在专利侵权技术比对判断的基础上，进一步地加大了法院对技术审理、判别的负担，影响司法审判效率。

三、结论

由此看出，对于同日申请的技术方案，尤其是技术方案实质相同的情形，现行专利审查体系获得的两项专利权，在发生侵害专利权纠纷时，对专利侵权判赔带来的问题是日益凸显的，笔者建议对现行专利审查体系下同样的发明创造的规定应该更进一步精细化，尤其是对于专利审查指南中规定“权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造”中的“部分重叠”作出更为清晰指引，而不是含糊“部分”规定，至少对同日申请下保护范围重叠且技术方案实质相同的两项专利应划分为同样的发明创造。

参考文献：

［1］《专利审查指南2010》，中华人民共和国国家知识产权局；

［2］（2015）粤知法专民初字第1087号民事判决书；

［3］（2015）粤知法专民初字第1088号民事判决书。