关于专利审查中涉及重复授权判断标准的思考

关于专利审查中涉及重复授权判断标准的思考

蓝立伟宋亚玲

（国家知识产权局专利审查协作广东中心，广东广州）

摘要：禁止重复授权是专利法的条款规定，在专利审查实践中经常遇到潜在的重复授权问题，准确判断是否属于同样的发明创造是做出正确审查结论的前提。本文通过实际案例总结归纳几种非明显同样发明创造的判断方法，为潜在重复授权案件的正确审查提供参考。

关键词：专利审查；重复授权；专利权

对于同样的发明创造，无论是同一申请人提出还是两个以上的不同申请人分别提出并且都符合授予专利权的条件，也只能授予一项专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突。因此，各国专利制度几乎都设置了禁止重复授权的制度。同时，我国的专利制度不排斥发明和实用新型并行申请，造成大量的同一申请人就同样的主题既申请发明又申请实用新型的情形。由于发明和实用新型专利申请的审查程序不同，实用新型实行初步审查制度，其审查周期短，授权快；而发明专利申请实行早期公开延迟审查制，其要自申请日起经过十八个月后才予以公布，并经请求进入实质审查，其审查周期较长，发明专利申请进入实质审查阶段时同样主题的实用新型申请往往已处于授权保护阶段。因此，在发明专利实质审查阶段，经常会遇到存在重复授权的可能情况。本文将从专利实质审查操作层面结合实际案例针对涉及重复授权的判断标准进行探讨。

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，该条款规定了不能重复授予专利权的原则。审查指南第二部分第三章第6节规定，专利法实施细则第十三条第一款所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。判断时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。两件专利申请或专利的说明书的内容相同，但其权利要求的内容不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同；具体的，权利要求保护范围仅部分重叠的不属于同样的发明创造，而两项以上的权利要求若仅仅是表达方式不同而含义相同（简单文字替换）时，判断为两者属于同样的发明创造。除了可以直接简单的判断情形外，以下是几种其它典型情况的判断。

1、如果在审申请的权利要求与潜在构成重复授权的专利或申请的权利要求之间的区别仅仅在于隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的特征或者是相应特征必然具有的效果或必然能够产生的作用时，它们之间保护了实质相同的技术方案将构成重复授权。

【案例1】

实用新型专利的权利要求1为：

一种全自动可伸缩笔头铅笔芯总成，其特征在于由护芯嘴（1）与本体（7）连接成整体内装有夹芯装置，再与连接套（10）连接安装有送芯装置所组成，所述的夹芯装置由带有钢珠（6）的夹芯块（5）外连接有弹簧（3）和簧座（4）与本体（7）内壁上的锥面配合构成，所述的送芯装置由带有弹簧（9）的芯管（8），外与连接套（10）连接、内与本体（7）连接，且芯管（8）顶端与夹芯块（5）配合所构成。

发明申请的权利要求1为：

一种全自动可伸缩笔头铅笔芯总成，包括有夹芯装置、送芯装置，其特征在于护芯嘴（1）与本体（7）连接成整体内装有夹芯装置，再与连接套（10）连接，安装有送芯装置，所述的夹芯装置由带有钢珠（6）的夹芯块（5）外连接有弹簧（3）和簧座（4）与本体（7）内壁上的锥面配合构成，夹芯块一端与本体连接，另一端与护芯嘴连接，所述的送芯装置由带有弹簧（9）的芯管（8），外与连接套（10）连接、内与本体（7）连接，且芯管（8）顶端与夹芯块（5）配合所构成。

【分析】发明申请与实用新型的权利要求1都记载了全自动可伸缩笔头铅笔芯的总成，它们所要解决的技术问题均为使铅笔芯总成具有夹芯、送芯和自动补偿铅芯的功能，二者的区别在于：发明申请中增加了特征“夹芯块一端与本体连接，另一端与护芯嘴连接”。然而该特征是解决上述技术问题所必须具备的技术特征，因为如果夹芯块两端不分别与本体、护芯嘴连接的话，无法完成上述夹芯、送芯和自动补偿铅芯的功能。因而该特征也应当认为是在实用新型的权利要求1中隐含公开的内容。因此，该发明申请和实用新型构成了重复授权。

2、如果在审申请的权利要求与潜在构成重复授权的专利或申请的权利要求之间的区别在于明显错误，存在明显错误的情形应当认定其实际所表示的含义，通过说明书及附图推定其可进行的唯一修改，通过该唯一的修改，使得其技术方案和保护范围实质相同，就属于重复授权情形。明显错误包括：语言错误、拼写错误、语法错误和明显遗漏，只要其公开的含义不随对其的修改而改变，即根据原说明书和权利要求书可进行的唯一修改，而不能对外部文件有任何依赖。

【案例2】

实用新型：一种水龙头，……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述双向阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

发明申请：一种水龙头，……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述陶瓷阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

【分析】根据说明书的记载，按照水流方向，此处通向应该是陶瓷阀芯腔而不是双向阀芯腔，即根据其说明书记载的内容，所属领域的技术人员能够直接地、毫无疑义地确定两个进水口只能通向陶瓷阀心腔，即实用新型中“两个进水口分别通过两个进水流道通向所述双向阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接”中的“所述双向阀心腔”实质上应当是“陶瓷阀心腔”，因此两者技术方案实质上是相同的，属于重复授权的情形。

3、如果一项权利要求请求保护了多个并列技术方案，则应当以各个技术方案为基准分别判断其是否属于同样的发明创造。而对于并列选择概括的权利要求难以明确划分成多个具体并列技术方案时，应当将其作为一个整体技术方案来判断是否属于同样的发明创造。

结束语：

在确定权利要求的保护范围时应以权利要求的实际内容为准，权利要求中的所有特征均应予以考虑，判断的重点应集中于两项技术方案是否实质相同，这也符合专利法的立法宗旨。

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.审查指南[M].知识产权出版社，2010.

作者简介：蓝立伟，男，硕士，研究方向：流体机械发明专利实质审查；

宋亚玲，女，硕士，研究方向：建筑材料发明专利实质审查（等同第一作者）。